論商標侵權(quán)案件中的描述性正當使用抗辯——“金銀花”商標侵權(quán)案

一、“金銀花”商標侵權(quán)案基本案情

原告上海碧麗化妝品有限公司（一審原告、二審上訴人、再審被申請人，下稱“碧麗公司”）系原第603857號商標權(quán)利人，核定商品為“化妝品”等。原告購買到由被告蘇州詩妍生物日化有限公司（一審被告、二審上訴人、再審申請人，下稱“詩妍公司”）生產(chǎn)、銷售的兩款使用“金銀花花露水”標識的花露水產(chǎn)品，主張被告的行為構(gòu)成商標侵權(quán)并訴至法院。

該案最終由最高人民法院提審，最高人民法院經(jīng)再審認為[1]，涉案商標為，單從“金銀花”文字本身看，其固有含義是指一種草本植物，又名忍冬花，作為中藥材，具有清熱去火、通經(jīng)活絡(luò)的功能。將金銀花作為原料成分的花露水商品，使用“金銀花”文字，具有表明商品原料、功能的屬性。因此，單純文字形式的“金銀花”標志在花露水商品上的固有顯著性不高。雖然涉案商標的“金銀花”文字進行了一定程度的藝術(shù)設(shè)計，但考慮到其前述屬性，即使通過使用強化了顯著性，其保護范圍也應(yīng)僅限于具有該特定藝術(shù)設(shè)計形式的文字。因此，如果他人以介紹商品的主要原料為目的，使用明顯不同的字體，在必要范圍內(nèi)對金銀花文字進行正常使用，就屬于對商標要素的正當使用而不構(gòu)成侵權(quán)，權(quán)利人也無權(quán)禁止。此外，證據(jù)顯示，在國產(chǎn)非特殊用途化妝品備案平臺備案的金銀花花露水商品超過90個，“金銀花花露水”是消費者在淘寶、百度等平臺搜索花露水商品的重要索引。上述事實表明，以金銀花作為原料的花露水屬于常見的商品類型。相關(guān)消費者能夠?qū)ι姘干虡伺c公共領(lǐng)域的權(quán)利界限進行區(qū)分，不會僅因“金銀花”文字的使用對商品來源產(chǎn)生混淆。因此，將“金銀花”文字與花露水商品名稱共同使用，并未超出為說明商品或服務(wù)、便于消費者辨認的必要限度。

具體到本案，法院認為，首先，從使用目的看，被訴侵權(quán)商品含有金銀花成分，詩妍公司在包裝瓶貼上使用“金銀花”屬于對于商品原料名稱的指明，其將“金銀花”獨立于其他原料予以特別的指示，符合介紹商品類型的市場慣例。其次，從視覺效果看，被訴侵權(quán)商品對“金銀花”文字的標注方式已經(jīng)對涉案商標進行了避讓。詩妍公司關(guān)于其使用“金銀花”文字的行為是出于說明商品原料的目的，具有正當理由的抗辯主張，符合《商標法》第五十九條第一款的規(guī)定。碧麗公司主張詩妍公司和潤發(fā)公司侵害其商標專用權(quán)，依據(jù)不足，最高人民法院不予支持。最終判決撤銷一審、二審判決，駁回碧麗公司全部訴訟請求。

二、案件評析

本案涉及商標侵權(quán)案件描述性正當使用抗辯之問題，筆者以上述案件為基礎(chǔ)，對描述性正當使用抗辯進行分析和探討。

（一）描述性正當使用抗辯的含義

正當使用，是指他人在經(jīng)營活動中以善意、正當?shù)姆绞绞褂媚骋粯酥緯r，不視為侵犯注冊商標專用權(quán)的行為。我國目前對于描述性正當使用的規(guī)定，見《商標法》第五十九條第一款?！渡虡朔ā返谖迨艞l第一款規(guī)定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。”描述性使用的標識包括商品的通用名稱、地名或其他直接表明商品特點的標識，這類標識一般而言缺乏固有顯著性或顯著性相對較弱，很難作為商標通過注冊，但不排除通過長期使用獲得“第二含義”，或由于商標在審查標準不嚴，且未經(jīng)過完整的司法審查而獲得商標法保護的情況。但即使這些描述性標識作為商標核準注冊，也并不意味著商標權(quán)人能夠?qū)⑦@些描述性詞匯壟斷，對其權(quán)利亦有相應(yīng)的限制。競爭激烈的市場允許經(jīng)營者誠實地使用這些描述性的標識，向消費者傳達其商品的相關(guān)信息，否則將嚴重阻礙商品的有效流動，不利于市場良好有序的競爭環(huán)境，違背《商標法》的立法初衷。

（二）描述性正當使用抗辯的考慮因素

1. 當事人的主觀意圖

正當使用抗辯的核心問題在于被告的使用行為是否“正當”?！罢敗彪[含了當事人對于某種描述性標識的使用需要遵循誠實信用原則，以公平善意的方式使用某一標識，禁止通過攀附他人商譽為自己牟取不正當?shù)睦?。主觀意圖分為“善意”和“惡意”。這里的“善意”與“惡意”不應(yīng)當以是否“明知”他人商標作為判斷基礎(chǔ)。即存在這樣一種情況，雖然當事人可能明確知曉他人在先商標的存在，但為了描述商品特點等正當理由，不存在攀附他人商譽、“搭便車”、追求混淆的故意，仍可能被認定為“善意”的當事人。

主觀意圖作為一種主觀上的狀態(tài)，應(yīng)當結(jié)合當事人的具體行為予以體現(xiàn)。具體而言，即應(yīng)當從當事人具體使用某一標識的行為推斷其使用目的是否善意，是否具有攀附他人商譽或知名度的故意，是否具有追求消費者混淆或誤認結(jié)果的故意。司法實踐中，法院一般會結(jié)合權(quán)利商標的知名度、商品的特點、被訴侵權(quán)標識的使用方式（如位置、大小、字體等）、被訴侵權(quán)標識使用目的的正當性、是否使用了自有商標增加不同產(chǎn)品的可區(qū)分性以及商業(yè)慣例等因素，綜合判斷當事人對于某一特定標識的使用是否超出了為說明商品特點所必要、合理的限度，或是否對他人的在先商標進行了有效的避讓。例如在本案中，法庭即通過對被訴侵權(quán)標識的使用方式、商業(yè)慣例進行分析，認為詩妍公司對于“金銀花”文字的使用符合介紹商品類型的市場慣例，且涉案包裝上的“金銀花”文字均與花露水商品名稱共同使用，與涉案商標文字具有差異，最終認為，被訴侵權(quán)商品對“金銀花”文字的標注方式已經(jīng)對涉案商標進行了避讓。而在“片仔癀”商標侵權(quán)案[2]中，法庭認為，被告在其生產(chǎn)、銷售商品的包裝裝潢顯著位置突出標明“片仔癀”等字樣，該標識明顯大于被告公司自己的商標及其他標注，并且所采用的字體與片仔癀公司的注冊商標基本一致，該種使用方式已經(jīng)超出說明或客觀描述商品而正當使用的界限，其主觀上難謂善意。

2. 使用方式是否具有正當性

判斷某種被訴標識的使用是否具有正當性，是判斷是否正當使用抗辯的核心考慮因素。這里需要考慮兩個因素，一是被訴標識的使用是否具有合理性；二是被訴標識的使用是否超出了必要性。

其中，合理性是判斷被訴標識是否具有正當性的基礎(chǔ)，被訴標識所傳遞的信息應(yīng)當真實地表示了商品或服務(wù)的特點，重點需要考慮被訴標識使用的目的。在“楓丹白露”商標侵權(quán)案[3]中，最高人民法院認為：雖然鷹潭楓丹白露酒店使用的被訴侵權(quán)標識中的“楓丹白露”與法國“Fontainebleau”地名的中文翻譯“楓丹白露”一致，但鷹潭楓丹白露酒店與作為地名的“楓丹白露”之間并無關(guān)聯(lián)，其使用“楓丹白露”并不屬于對地名的正當使用。

而被訴標識使用的必要性則是在是否適用正當使用抗辯中重點關(guān)注的問題，即該標識不應(yīng)超出必要、合理的限度，應(yīng)當以描述性、介紹產(chǎn)品的功能和特點為主，而不以實現(xiàn)商品來源識別作用為目的。重點需要考慮被訴標識使用的范圍、程度、大小、字體等因素，同時應(yīng)當參考商業(yè)慣例等因素進行綜合判斷。

具體到本案而言，法院首先考慮了被訴標識的使用目的，被訴金銀花花露水產(chǎn)品含有金銀花成分，詩妍公司在包裝瓶貼上使用“金銀花”屬于對商品原料名稱的指明，即是對涉案產(chǎn)品包裝使用“金銀花”文字具有合理性的認可。其次，法院考慮到市場慣例，在淘寶、百度平臺搜索金銀花花露水，以及在國產(chǎn)非特殊用途化妝品備案平臺，可見多款其他品牌金銀花花露水商品，認為詩妍公司將“金銀花”獨立于其他原料予以特別地指示，符合介紹商品類型的市場慣例。最后，法院分析了被訴標識與花露水商品名稱共同使用、字體等情況，認為被訴標識與權(quán)利商標在整體視覺效果上存在差異，已經(jīng)對權(quán)利商標進行了避讓，即認為被訴標識未超出指示商品信息的必要性。

3. 是否具有混淆可能性

學(xué)術(shù)上對于描述性使用的構(gòu)成要件，可分為“兩要件說”和“三要件說”。持兩要件說觀點的學(xué)者認為，只要行為人善意、合理使用該描述性標識，正當使用抗辯即應(yīng)當成立，而無論客觀上是否可能產(chǎn)生混淆。持三要件說觀點的學(xué)者認為，對注冊商標的保護是為了避免相關(guān)公眾的混淆和誤認，如果混淆存在，則正當使用抗辯無法成立，即認為描述性正當使用抗辯不僅需要行為人善意、合理使用該描述性標識，還應(yīng)當滿足客觀上不存在混淆可能性的條件。

正當使用作為一種侵權(quán)抗辯被獨立規(guī)定，本身意味著市場需要容忍一定程度的混淆。這種混淆的發(fā)生在一定程度上是由于商標權(quán)利人選擇了屬于公有領(lǐng)域的描述性資源所導(dǎo)致，其應(yīng)當承擔與之匹配的可能發(fā)生混淆的風險。反過來說，如果被訴標識與權(quán)利商標之間不具有混淆可能性，那本身已經(jīng)不構(gòu)成商標侵權(quán)。這種情況下，再去判斷正當使用抗辯是否成立就失去了任何意義。

但這并不是說，討論混淆可能性本身是沒有意義的。筆者認為，混淆的可能性的判斷在正當使用抗辯中起到的應(yīng)當是支持性作用，而非獨立性作用。那些能夠證明混淆發(fā)生的證據(jù)可能在一定程度上反映了當事人的主觀意圖和被訴標識的使用是否超出了必要性。因此，比較合理的做法是將混淆可能性編織到正當使用的分析中，用以確定是否滿足正當使用的構(gòu)成要件，將其作為判斷正當使用抗辯是否成立的相關(guān)因素，而非決定性因素。

在本案中，最高人民法院實際上也未就是否具有混淆可能性進行具體論述，未就本案得出被訴標識的使用不會導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆或誤認的結(jié)論。這種論述方式實際上更符合正當使用抗辯的判斷規(guī)則，特別是在當下各地涉及商標正當使用抗辯的案件都在不同程度地提及“混淆可能性”的司法環(huán)境下，這種“回避”不可謂不是一種突破。

4. 權(quán)利商標保護范圍的限定

在被告主張正當使用抗辯的案件中，原告的權(quán)利商標或多或少都存在缺少顯著性的情況。因此，在考慮正當使用抗辯是否成立前，亦有必要對于權(quán)利商標的保護范圍進行必要地審視，以期正確比較被訴標識與權(quán)利商標之間的異同，更便于對被訴標識的使用是否構(gòu)成正當使用作出正確評價。本案中，最高人民法院認為，涉案商標為，單從“金銀花”文字本身看，具有表明商品原料、功能的屬性，單純文字形式的“金銀花”標志在花露水商品上的固有顯著性不高。雖然涉案商標的“金銀花”文字進行了一定程度的藝術(shù)設(shè)計，但考慮到其前述屬性，即使通過使用強化了顯著性，其保護范圍也應(yīng)僅限于具有該特定藝術(shù)設(shè)計形式的文字。最高人民法院在后續(xù)關(guān)聯(lián)的“金銀花”案件[6]中，亦直接遵循了該種對權(quán)利商標保護范圍的限定，認為碧麗公司第603857號“金銀花”商標保護范圍應(yīng)僅限于具有該特定藝術(shù)設(shè)計形式的文字，如果他人以介紹商品的主要原料為目的，使用明顯不同的字體，在必要范圍內(nèi)對金銀花文字進行正常使用，屬于對商標要素的正當使用而不構(gòu)成侵權(quán)，權(quán)利人也無權(quán)禁止。在四川省高級人民法院“青花椒”商標侵權(quán)案[7]中，法院也有類似的論述，認為青花椒是用于指代一種特定調(diào)味料的通用名稱，處于公有領(lǐng)域，即使注冊在第43類服務(wù)上可以認為具有一定的顯著性，但由于餐飲服務(wù)與菜品調(diào)味料之間的天然聯(lián)系，使得服務(wù)商標標識和含有“青花椒”字樣的特色菜品名稱在辨識上界限微妙、相互混同，極大地降低了其注冊商標的顯著性，其弱顯著性特點決定了其保護范圍不宜過寬。

對權(quán)利商標保護范圍的限定，實際上也避免了在民事判決中得出與商標行政機關(guān)授權(quán)結(jié)論相沖突的結(jié)論，使得判決書所認定的內(nèi)容能夠與注冊商標有效性之間形成邏輯的自洽。本案中，權(quán)利商標第603857號“金銀花”商標因注冊不當而被撤銷，再審時正處于行政訴訟審理中。即使權(quán)利商標因缺乏顯著性存在可能被撤銷的情況，法院在審理民事訴訟時，實際上并不便于就權(quán)利商標的有效性直接進行論述，但法院仍能根據(jù)權(quán)利商標本身顯著性的特點，對權(quán)利商標的保護范圍進行必要地說明和限定。

三、結(jié)論